“知識產(chǎn)權(quán)盡調(diào)，可以梳理公司的知識產(chǎn)權(quán)狀況、分析公司知識產(chǎn)權(quán)存在的風(fēng)險(xiǎn)，對于以專利為核心資產(chǎn)的高科技企業(yè)來說尤為重要?！痹谥R產(chǎn)權(quán)盡調(diào)與企業(yè)投資研討活動上，海問律師事務(wù)所王磊表示，如果企業(yè)不進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)盡調(diào)，則可能面臨影響投資估值、盈利能力下降等風(fēng)險(xiǎn)。

　　王磊舉例說，在北京某汽車廠與外商進(jìn)行合資談判過程中，外方提出技術(shù)入股方式的具體方案，以其中的97件專利技術(shù)，共折合1600萬美元入股。由于這家企業(yè)不懂得專利法，沒有了解這些專利技術(shù)的法律狀態(tài)就草草簽約。直到后來才得知，外方的97件專利技術(shù)中有23件專利是過期的，還有29件專利已臨近到期，13件則剛剛遞交申請，沒有授權(quán)，真正算數(shù)的專利只有32件，占總專利數(shù)的33%。導(dǎo)致股份價(jià)值大打折扣，公司損失慘重。

　　王磊介紹說，進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)盡調(diào)時(shí)先需要根據(jù)企業(yè)自身需求，確定知識產(chǎn)權(quán)盡調(diào)的范圍，制作個(gè)性化調(diào)查清單，發(fā)放問卷。再查閱企業(yè)提供的文檔，核查企業(yè)自有知識產(chǎn)權(quán)狀況、知識產(chǎn)權(quán)涉訴情況、核心專利穩(wěn)定性情況、核心產(chǎn)品是否可以自由實(shí)施等。最后再撰寫報(bào)告。知識產(chǎn)權(quán)盡調(diào)報(bào)告完成后，企業(yè)可與目標(biāo)公司進(jìn)行溝通，討論報(bào)告涉及問題的解決方式、期限，要求目標(biāo)企業(yè)訂立各項(xiàng)確認(rèn)函、承諾函，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方式與損失計(jì)算方式。

　　其中，關(guān)鍵員工與前雇主的保密合同及競業(yè)約定風(fēng)險(xiǎn)是典型問題之一?！耙騿T工前雇主影響公司知識產(chǎn)權(quán)歸屬的情形常有發(fā)生，此種情況多出現(xiàn)于科技類企業(yè)?！蓖趵谂e例說，漢弘集團(tuán)研發(fā)生產(chǎn)數(shù)字噴墨印刷設(shè)備，于2020年4月申報(bào)科創(chuàng)板IPO。此事涉及的商業(yè)秘密糾紛起因是，趙某曾任潤天智研發(fā)工程師，參與潤天智某平板噴繪機(jī)研發(fā)，2009年11月，趙某自潤天智離職，入職漢弘集團(tuán)子公司。2010年7月，漢弘集團(tuán)子公司推出一款平板數(shù)字噴墨機(jī)。潤天智認(rèn)為該機(jī)器的部分源代碼與其產(chǎn)品相同，認(rèn)為趙某違反《保密協(xié)議》，侵犯商業(yè)秘密。漢弘集團(tuán)申報(bào)IPO后，潤天智起訴漢弘集團(tuán)及其子公司侵犯技術(shù)秘密，并在漢弘集團(tuán)申報(bào)IPO過程中多次實(shí)名舉報(bào)。最終，漢弘集團(tuán)被迫終止科創(chuàng)板IPO，趙某于2021年11月被判侵犯商業(yè)秘密罪。

　　“遇到這種情況，企業(yè)需要建立完善的商業(yè)秘密保護(hù)制度，規(guī)范員工的個(gè)人行為。如果已經(jīng)出現(xiàn)了職務(wù)發(fā)明的糾紛，可以去和該員工的前雇主進(jìn)行溝通，對知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行共有安排，支付一定費(fèi)用，或采取共同開發(fā)的方式實(shí)現(xiàn)合作共贏。如果公司將知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)登記在已經(jīng)離職的員工名下，或登記在離職未滿一年的員工名下，也可能引發(fā)職務(wù)發(fā)明糾紛?？梢?，企業(yè)在簽訂勞動合同時(shí)要對知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)范性使用進(jìn)行明確。”王磊表示。

　　此外，無論投資或收購出口企業(yè)或非出口企業(yè)，還可以根據(jù)自身需要進(jìn)行FTO調(diào)查。王磊表示，F(xiàn)TO又稱自由實(shí)施盡職調(diào)查，是指為確定一項(xiàng)技術(shù)或者一個(gè)產(chǎn)品能否不受第三方知識產(chǎn)權(quán)的阻礙，而能夠在一定地域范圍內(nèi)實(shí)施法律盡職調(diào)查。對于非出口企業(yè)而言，可以調(diào)查其在本國的生產(chǎn)、銷售、許諾銷售行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)。對于出口企業(yè)而言，還可以調(diào)查其在目標(biāo)國家的進(jìn)口、銷售、許諾銷售行為在目標(biāo)國家是否構(gòu)成專利侵權(quán)。

　　王磊表示，企業(yè)通常都會委托專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)對其特定產(chǎn)品進(jìn)行FTO調(diào)查分析，并由專業(yè)代理機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)的FTO分析報(bào)告。這樣即使在被控侵權(quán)成立時(shí)，也可以減少被認(rèn)定為惡意故意侵權(quán)的可能性。